導(dǎo)讀：設(shè)立捐獻(xiàn)原則的目的是防止專利權(quán)人“兩頭獲利”，即不允許專利權(quán)人為了獲得授權(quán)，在申請(qǐng)時(shí)采用范圍較窄的權(quán)利要求，而在之后的侵權(quán)訴訟中，又以說明書中披露的其他等同方案為由，試圖通過適用等同原則，擴(kuò)大專利權(quán)的保護(hù)范圍。因此，捐獻(xiàn)原則是對(duì)等同原則的一種限制，體現(xiàn)了專利制度平衡專利權(quán)人和社會(huì)公眾利益的價(jià)值取向，在對(duì)專利權(quán)人利益保護(hù)的同時(shí),也要維護(hù)權(quán)利要求的公示作用。

編者按：2010年1月1日施行的《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》（法釋〔2009〕21號(hào)）第五條規(guī)定：“對(duì)于僅在說明書或者附圖中描述而在權(quán)利要求中未記載的技術(shù)方案，權(quán)利人在侵犯專利權(quán)糾紛案件中將其納入專利權(quán)保護(hù)范圍的，人民法院不予支持”。上述規(guī)定通過司法解釋的方式，明確了在專利侵權(quán)案件審判中適用捐獻(xiàn)原則。設(shè)立捐獻(xiàn)原則的目的是防止專利權(quán)人“兩頭獲利”，即不允許專利權(quán)人為了獲得授權(quán)，在申請(qǐng)時(shí)采用范圍較窄的權(quán)利要求，而在之后的侵權(quán)訴訟中，又以說明書中披露的其他等同方案為由，試圖通過適用等同原則，擴(kuò)大專利權(quán)的保護(hù)范圍。因此，捐獻(xiàn)原則是對(duì)等同原則的一種限制，體現(xiàn)了專利制度平衡專利權(quán)人和社會(huì)公眾利益的價(jià)值取向，在對(duì)專利權(quán)人利益保護(hù)的同時(shí),也要維護(hù)權(quán)利要求的公示作用。

本案中，專利權(quán)人在說明書中公開了三種擋土塊的卡固結(jié)構(gòu)，即設(shè)置于擋土塊前端并突出擋土塊上表面的前凸緣（說明書附圖2）,設(shè)置于擋土塊后端并突出擋土塊下表面的后凸緣（說明書附圖3）以及設(shè)置于擋土塊上表面的凸起及其下表面設(shè)置的凹槽，同一擋土塊上的凸起和凹槽大小相匹配并且在擋土塊前后及左右方向上相互錯(cuò)位（說明書附圖4）。因權(quán)利要求中僅記載了第一、三種卡固結(jié)構(gòu)，對(duì)于第二種卡固結(jié)構(gòu)未記載在權(quán)利要求中，而被訴侵權(quán)技術(shù)方案采用的恰恰就是該種卡固結(jié)構(gòu)。法院適用捐獻(xiàn)原則，認(rèn)定被訴侵權(quán)方案未落入涉案專利權(quán)的保護(hù)范圍。

捐獻(xiàn)原則在侵害專利權(quán)糾紛案件中的適用

——江蘇優(yōu)凝舒布洛克建材有限公司訴常州市航務(wù)工程有限責(zé)任公司、靖江市紅星水泥構(gòu)件廠侵害專利權(quán)糾紛案

裁判要旨

侵害專利權(quán)糾紛案件中，確定發(fā)明專利權(quán)的保護(hù)范圍應(yīng)以其權(quán)利要求的內(nèi)容為準(zhǔn)。專利權(quán)人在說明書中公開了三種擋土塊的卡固結(jié)構(gòu)，因權(quán)利要求中僅記載了第一、三種卡固結(jié)構(gòu)，第二種卡固結(jié)構(gòu)未記載在權(quán)利要求中，故專利權(quán)人在專利侵權(quán)訴訟中不能再通過等同原則將第二種卡固結(jié)構(gòu)納入專利權(quán)利要求的保護(hù)范圍。

案件信息

一審：南通中院（2013）通中知民初字第0084號(hào)民事判決書

二審：江蘇高院（2013）蘇知民終字第0209號(hào)民事判決書

案情摘要

江蘇優(yōu)凝舒布洛克建材有限公司（以下簡(jiǎn)稱優(yōu)凝公司）系200510117473.0號(hào)“一種建造擋土墻的方法及該方法所用擋土塊”發(fā)明專利（以下簡(jiǎn)稱涉案發(fā)明專利）及200430016647.0號(hào)“擋土塊（一）”外觀設(shè)計(jì)專利（以下簡(jiǎn)稱涉案外觀設(shè)計(jì)專利）的獨(dú)占實(shí)施許可人。

涉案發(fā)明專利權(quán)利要求1為：一種建造擋土墻的方法，其特征在于：該方法包括以下步驟：（一）在需壘制墻體的位置打好地基；（二）碼放擋土塊：擋土塊上設(shè)有卡固結(jié)構(gòu)，將第一層擋土塊直接放置在地基上，然后將第二層擋土塊碼放在第一層擋土塊上，在擋土塊上設(shè)置的卡固結(jié)構(gòu)的作用下，上層擋土塊自然向所擋土體一側(cè)錯(cuò)位并與下層擋土塊相互卡固，同時(shí)上下相鄰兩層擋土塊沿?fù)跬翂﹂L(zhǎng)度方向相互錯(cuò)位碼放；（三）設(shè)置濾水骨料層及回填土：隨著擋土墻的碼放，根據(jù)擋土墻的高度隨時(shí)向擋土墻里側(cè)回填土形成回填土體，并在該回填土體與擋土墻之間設(shè)置一層濾水骨料層，壓實(shí)回填土體及濾水骨料層；（四）設(shè)置拉接網(wǎng)片：在碼放擋土塊并向擋土墻里側(cè)回填土的過程中，根據(jù)需要分別在回填土及擋土墻的不同高度位置處設(shè)置拉接網(wǎng)片，該拉接網(wǎng)片一端壓固在擋土墻的上下兩層擋土塊之間，另一端水平深入回填土體，并使拉接網(wǎng)片平鋪在回填土體中；其中，（步驟二）所述卡固結(jié)構(gòu)為設(shè)置于所述擋土塊前端并突出所述擋土塊上表面的前凸緣，或者所述卡固結(jié)構(gòu)為所述擋土塊上表面設(shè)置的凸起及其下表面設(shè)置的凹槽，同一擋土塊上的凸起和凹槽大小相匹配并且在所述擋土塊前后及左右方向上相互錯(cuò)位。

涉案發(fā)明專利說明書記載，“進(jìn)一步，所述卡固結(jié)構(gòu)為設(shè)置于所述擋土塊前端并突出所述擋土塊上表面的前凸緣。進(jìn)一步，所述卡固結(jié)構(gòu)為設(shè)置于所述擋土塊后端并突出所述擋土塊下表面的后凸緣。進(jìn)一步，所述卡固結(jié)構(gòu)為所述擋土塊上表面設(shè)置的凸起及其下表面設(shè)置的凹槽，同一擋土塊上的凸起和凹槽大小相匹配并且在所述擋土塊前后及左右方向上相互錯(cuò)位”。上述三種對(duì)卡固機(jī)構(gòu)的描述在實(shí)施例中分別以圖2、圖3、圖4顯示。在權(quán)利要求1對(duì)卡固結(jié)構(gòu)的表述中，無“所述卡固結(jié)構(gòu)為設(shè)置于所述擋土塊后端并突出所述擋土塊下表面的后凸緣”的記載。

2012年9月，常州市航務(wù)工程有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱航務(wù)公司）從靖江市紅星水泥構(gòu)件廠（以下簡(jiǎn)稱紅星水泥廠）購得被訴擋土塊，并在如皋市的連申線如皋段航道整治工程LSX-SG-HD8標(biāo)段工程中使用。優(yōu)凝公司認(rèn)為被控侵權(quán)擋土塊的卡固結(jié)構(gòu)與涉案發(fā)明專利實(shí)施例二（圖3）記載的技術(shù)特征相同，與權(quán)利要求1中的卡固結(jié)構(gòu)構(gòu)成等同技術(shù)特征，故航務(wù)公司的行為構(gòu)成專利侵權(quán)。請(qǐng)求判令：航務(wù)公司、紅星水泥廠停止侵權(quán)，并賠償經(jīng)濟(jì)損失。

法院認(rèn)為

本案爭(zhēng)議的焦點(diǎn)在于，航務(wù)公司涉案施工行為中所使用的擋土塊是否與涉案發(fā)明專利權(quán)權(quán)利要求1的擋土塊技術(shù)特征構(gòu)成等同。《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第五條規(guī)定：“對(duì)于僅在說明書或者附圖中描述而在權(quán)利要求中未記載的技術(shù)方案，權(quán)利人在侵犯專利權(quán)糾紛案件中將其納入專利權(quán)保護(hù)范圍的，人民法院不予支持”，即在確定發(fā)明專利權(quán)的保護(hù)范圍時(shí)，應(yīng)以其權(quán)利要求的內(nèi)容為準(zhǔn)，若專利權(quán)人在專利說明書或者附圖中公開了某個(gè)技術(shù)方案，而未將其記載入權(quán)利要求，專利權(quán)人在專利侵權(quán)訴訟中則不能再通過等同原則將其重新納入權(quán)利要求的保護(hù)范圍。

法律作出如此規(guī)定的原因在于：專利侵權(quán)判斷中之所以考慮等同原則，是因?yàn)槭聦?shí)上不可能要求專利權(quán)人在撰寫權(quán)利要求時(shí)能夠預(yù)見到侵權(quán)者以后可能采取的所有侵權(quán)方式，故對(duì)權(quán)利要求的文字所表達(dá)的保護(hù)范圍作出適度擴(kuò)展，而將對(duì)專利技術(shù)方案作出非實(shí)質(zhì)性變動(dòng)的情形認(rèn)定為侵權(quán)，以保護(hù)專利權(quán)人的合法利益；如果專利權(quán)人在專利說明書或者附圖中公開了某個(gè)技術(shù)方案而未寫入權(quán)利要求，則表明專利權(quán)人在撰寫專利權(quán)利要求時(shí)，已經(jīng)預(yù)見到了該技術(shù)方案，但其并不要求將該技術(shù)方案納入專利保護(hù)范圍，人民法院不能再通過等同原則的適用將其重新納入專利的保護(hù)范圍，從而有利于維護(hù)專利的公示性，平衡專利權(quán)人與社會(huì)公眾的利益關(guān)系。

涉案發(fā)明專利權(quán)利要求1中有一個(gè)技術(shù)特征為“所述卡固結(jié)構(gòu)為設(shè)置于所述擋土塊前端并突出所述擋土塊上表面的前凸緣，或者所述卡固結(jié)構(gòu)為所述擋土塊上表面設(shè)置的凸起及其下表面設(shè)置的凹槽，同一擋土塊上的凸起和凹槽大小相匹配并且在所述擋土塊前后及左右方向上相互錯(cuò)位”，所描述的卡固結(jié)構(gòu)為擋土塊前端設(shè)置突出上表面的前凸緣，或者是擋土塊上表面設(shè)置的凸起并在下表面設(shè)置與之相匹配的凹槽，而在說明書中既公開了擋土塊前端設(shè)置突出上表面的前凸緣的實(shí)施例（對(duì)應(yīng)說明書附圖2），以及擋土塊上表面設(shè)置的凸起并在下表面設(shè)置與之相匹配的凹槽的實(shí)施例（對(duì)應(yīng)說明書附圖4），又公開了在擋土塊后端設(shè)置突出下表面的后凸緣的實(shí)施例（對(duì)應(yīng)說明書附圖3），其中未在權(quán)利要求中載明的“擋土塊后端設(shè)置突出下表面的后凸緣”技術(shù)方案不屬于等同特征限定的專利權(quán)保護(hù)范圍，而航務(wù)公司使用的擋土塊采用的是在后端設(shè)置突出下表面的后凸緣的技術(shù)方案，因此，航務(wù)公司施工行為中的該項(xiàng)技術(shù)特征與涉案發(fā)明專利權(quán)利要求1中的該項(xiàng)技術(shù)特征不構(gòu)成等同。綜上，被控侵權(quán)產(chǎn)品的技術(shù)特征與涉案發(fā)明專利權(quán)利要求1記載的全部技術(shù)特征相比，至少有一個(gè)技術(shù)特征不同，沒有落入涉案發(fā)明專利權(quán)利要求1的保護(hù)范圍。

一審判決駁回優(yōu)凝公司的訴訟請(qǐng)求；二審判決駁回上訴，維持原判決。

一審合議庭成員：袁紹云　黃中華　姜安安

二審合議庭成員：施國偉　張長(zhǎng)琦　張曉陽